Захват доменных имен

Сегодня как зарубежные, так и российские компании все чаще сталкиваются с проблемой захвата интересующего их доменного имени в сети Интернет. Доменные имена являются универсальным средством индивидуализации компаний и их продукции, в результате третьи лица все чаще стараются извлечь из этого собственную выгоду. Как оградить по закону доменное имя правообладателя от посягательства "захватчиков" и какая ответственность за это полагается? Проблема рассмотрена на примере практики Центра ВОИС (Всемирная организация интеллектуальной собственноcти) по арбитражу и посредничеству.

Отсутствие судебной практики и несогласованность российского законодательства с международными интернет-стандартами долгое время препятствовали цивилизованному разделу рынка доменных имен в зоне RU. Однако ныне, даже в условиях несовершенства законодательной базы, практика начинает постепенно меняться, открывая обладателям товарных знаков и фирменных наименований новые возможности по защите своих прав в сети Интернет. Прежде всего следует отметить, что захват домена (а точнее, его регистрация или перерегистрация) сам по себе не есть правонарушение. Таковым является нарушение прав владельца товарного знака (фирменного наименования) на использование этого обозначения в сети Интернет. Оно выражается в неправомерном воспроизведении товарного знака (фирменного наименования) в доменном имени, что причиняет ущерб правообладателю. Исходя из сказанного возможны две основные ситуации, когда захват может быть связан с нарушением исключительных прав: простой и обратный захват.

Простой захват

В данном случае речь идет о том, что доменное имя, зарегистрированное тем или иным лицом, совпадает с товарным знаком или фирменным наименованием, которые были зарегистрированы другим лицом. Когда можно говорить о нарушении прав обладателя товарного знака (фирменного наименования)? В соответствии с ч.2 ст.4 Закона РФ от 23.09.92 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (в редакции от 11.12.2002; далее - Закон о товарных знаках), такое нарушение будет иметь место, если товарный знак использован в доменном имени без разрешения правообладателя и в целях обозначения товаров, для индивидуализации которых он был зарегистрирован (либо однородных товаров).

Что касается фирменного наименования, то недопустимость его использования без согласия правообладателя предусмотрена ст.138 ГК РФ. Если фирменное наименование использовано в доменном имени с целью привлечь на сайт потенциальных потребителей продукции правообладателя, действия нарушителя могут квалифицироваться и как недобросовестная конкуренция в соответствии со ст.10 Закона РСФСР от 22.03.91 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" (см. об этом постановление ФАС МО от 25.01.2001 по делу N КА-А40/6520-00).

Чтобы подтвердить незаконность использования товарного знака (фирменного наименования), следует обратить внимание на доказывание следующих обстоятельств.

- Имел ли место факт использования товарного знака (фирменного наименования) в доменном имени сети Интернет? В соответствии с указанной нормой Закона о товарных знаках он считается использованным не только в том случае, когда точно воспроизведен в доменном имени, но и когда использовано обозначение, сходное с ним до степени смешения. Это же относится и к фирменным наименованиям.

Определим случаи, когда можно говорить о схожести обозначений до степени смешения. Во-первых, если зарегистрирован только русскоязычный вариант обозначения, сходной с ним до степени смешения будет его точная или приблизительная транслитерация. А если обозначение является "калькой" с иностранного слова, то сходным до степени смешения будет само это иностранное слово.

Во-вторых, сходным до степени смешения может считаться такое доменное имя, которое, помимо охраняемого обозначения, включает другие буквенно-цифровые сочетания, в том числе указывающие на место происхождения или продажи товара, модели и марки товаров, товарные категории и группы (к которым отнесен товар), организационно-правовую форму производителя, категории потребителей и т.п.

В-третьих, таковым может признаваться доменное имя, которое воспроизводит товарный знак или фирменное наименование с незначительной орфографической ошибкой: например, sport-expres. ru вместо sport-express. ru.

- Произошло ли такое использование помимо воли правообладателя? Здесь важно не только наличие у администратора домена договора с правообладателем об использовании товарного знака (фирменного наименования), но и возможный факт делегирования владельцем обозначения другому лицу прав администрирования соответствующего домена.

- Использовалось ли обозначение с незаконной целью? Необходимо помнить, что правовая защита владельцам товарных знаков предоставляется только в одном случае: если товарный знак незаконно использован для обозначения товаров, входящих в ту же товарную группу, в которой он зарегистрирован.

Куда обратиться за защитой?

Правовая защита для фирменного наименования предоставляется независимо от того, какая информация распространяется на сайте. В то же время следует учесть, что в случае использования интернет-сайта в иных целях, не связанных с улучшением конкурентного положения владельца сайта (например, в некоммерческих целях), далеко не всегда может быть доказан факт правонарушения. Это возможно лишь в случае, если правообладателю в результате функционирования соответствующего интернет-сайта причинен конкретный имущественный ущерб, подтверждаемый документально.

Для того чтобы доказать наличие правонарушения в суде, необходимо дать утвердительный ответ на все три указанных вопроса. Впрочем, это касается только случаев, когда правообладатель за защитой своего обозначения обращается в арбитражный суд или суд общей юрисдикции. РосНИИРОС, регистратор доменных имен в зоне RU, рекомендует при возникновении спора по доменным именам предварительное обращение в третейский суд. В качестве вариантов предложены Третейский суд по информационным спорам при Союзе операторов Интернета и Третейский суд при Ассоциации документальной электросвязи.

Преимущество такого третейского разбирательства заключается в том, что в нем могут применяться принятые ICANN правила UDRP (Единые правила рассмотрения споров о доменных именах). По оценке специалистов, эти правила обеспечивают более полноценную защиту прав на товарные знаки и фирменные наименования, чем российское законодательство; достаточно сказать, что в мировой практике примерно в 80 процентах случаев решение принимается в пользу владельца товарного знака. В то же время в российских условиях третейское разбирательство еще повсеместного признания не получило. Процедуры арбитража используются в основном при рассмотрении вопросов международного частного права, в том числе в спорах о доменных именах между резидентами разных государств. Наиболее авторитетная инстанция по таким делам - Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству (WIPO Center on arbitration and mediation).

Поскольку при рассмотрении дел в WIPO используются правила UDRP, следует обратить внимание на некоторые особенности этих правил.

Основания для аннулирования регистрации доменного имени по UDRP сходны с перечисленными выше тремя пунктами, однако сформулированы несколько иначе. В соответствии с параграфом 4 (a) Правил правообладателю необходимо доказать, что администратор домена:

- использовал в доменном имени обозначение, идентичное или сходное до степени смешения с товарным знаком правообладателя;

- не имеет прав и законных интересов в отношении этого доменного имени;

- зарегистрировал и использовал доменное имя недобросовестно.

Данные пункты в Правилах подвергаются дальнейшей расшифровке. Например, регистрация и использование доменного имени признаются недобросовестными, если они преследуют цель последующей продажи имени правообладателю, нанесения ему ущерба или привлечения на сайт пользователей в коммерческих целях (параграф 4 (b)); а в отдельных случаях и бездействие администратора после регистрации может быть признано недобросовестным (Telstra Corporation Limited v.Nuclear Marshmallows, WIPO Case No.D2000-0003).

Поэтому при рассмотрении споров в соответствии с UDRP правообладатель получает дополнительные возможности обоснования недобросовестности администратора домена: например, может доказать, что ответчик систематически занимается регистрацией доменов, использующих уже зарегистрированные товарные знаки. При этом, как отмечено в одном из арбитражных решений (ZAO Kommersant Publishing House v.Stanley Tobiason, WIPO Case No.D2002-0531), арбитраж не ограничен описанными в UDRP критериями недобросовестности и может учитывать иные обстоятельства дела, также свидетельствующие о недобросовестности ответчика.

Обратный захват домена

Обратный захват домена имеет место в случаях, когда регистрация товарного знака (фирменного наименования) выступает как средство получения прав на раскрученное и популярное доменное имя. Обладатель товарного знака, совпадающего с доменным именем, может требовать передачи ему прав администратора домена, и при этом не важно, когда был зарегистрирован и когда использовался домен. Понятно, что в этом случае лицо пользуется неосторожностью или невнимательностью администратора домена, не успевшего зарегистрировать соответствующий товарный знак.

К сожалению, российское законодательство, включая новую редакцию Закона о товарных знаках, вполне допускает ситуацию обратного захвата домена и не содержит формальных оснований для противодействия такому захвату. Теоретически регистрацию товарного знака в целях захвата домена можно рассматривать как злоупотребление правом. Однако предусмотрительный "захватчик" скорее всего заранее позаботится об обосновании своего права, и доказать его злонамеренность (в том числе намерение причинить вред владельцу домена) будет крайне затруднительно. И это несмотря на то, что ущерб, причиняемый добросовестным владельцам доменов, очевиден.

Противостоять подобным действиям призван параграф 4 (c) UDRP, который ограничивает возможность передачи домена владельцу товарного знака в случае добросовестного использования доменного имени администратором. О добросовестности администратора по UDRP говорят следующие обстоятельства:

1) администратор, не зная о споре, вел подготовку к использованию доменного имени для добросовестного предложения услуг;

2) администратор домена широко известен в связи с доменным именем;

3) администратор законно использует домен в некоммерческих целях, не пытаясь вводить потребителей в заблуждение или очернять соответствующий товарный знак.

Однако правила UDRP, как уже отмечалось, в российских судах не применяются. Они могут быть использованы только в международном арбитражном разбирательстве (или во внутреннем, но третейском суде). В связи с этим представляется, что необходимы дополнения как минимум в Закон "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", которые бы отразили положения UDRP, направленные на защиту добросовестных владельцев сайтов. В идеале же требуется внесение в гражданское законодательство таких изменений, которые бы четко определяли статус доменного имени в системе охраняемых законом обозначений, устанавливали порядок и условия защиты прав администраторов доменов.

В сложившейся же ситуации повысить свои шансы на эффективную судебную защиту администраторы доменов могут при помощи следующих мер.

- Регистрация товарного знака, соответствующего доменному имени. Если предполагается работа не только в зоне RU, но и в международных доменах COM, BIZ, NET и др., то целесообразно зарегистрировать товарный знак не только в Российском агентстве по патентам и товарным знакам, но и в Международном реестре товарных знаков ВОИС. Если предполагается вложение в проект значительных средств сразу при его открытии, то имеет смысл зарегистрировать товарный знак одновременно с регистрацией доменного имени. Не следует также разглашать информацию о выбранном доменном имени до официального подтверждения регистрации домена.

- Добросовестное использование доменного имени. Если уже в ходе работы проекта выясняется, что существуют зарегистрированный товарный знак или фирменное наименование, совпадающие с доменным именем или сходные с ним, т.е. может иметь место ситуация обратного захвата, необходимо строго контролировать соответствие содержания сайта принципам добросовестности. Недопустимы упоминания зарегистрированного товарного знака в материалах сайта (во всяком случае в коммерческих целях). Недопустимо и использование этого товарного знака в перечне ключевых слов на web-страницах. Проект должен иметь свое собственное назначение, не связанное с товарным знаком и товарными группами, в которых он зарегистрирован.

- Контроль за содержанием документов по регистрации и администрированию домена. Если регистрация доменного имени осуществляется не непосредственно в РосНИИРОС, а через провайдера Интернета или хостинг-провайдера, необходимо иметь в виду, что в РосНИИРОС регистрируются домены только вида domain-name.ru (домен второго уровня), а не вида www.domain-name.ru (домен третьего уровня). В договоре с провайдером должен быть обязательно указан домен второго уровня, поскольку иное не гарантирует его регистрации в РосНИИРОС. Следует также проконтролировать содержание заявки, направляемой для регистрации: в ней необходимо указать будущего владельца доменного имени в качестве администратора домена.